◎ 文 律商聯(lián)訊特約撰稿 潘俊林

9月11日，最高人民法院正式發(fā)布《最高人民法院關(guān)于審理專利授權(quán)確權(quán)行政案件適用法律若干問題的規(guī)定(一)》(下稱《專利行政司法解釋》)。

該解釋已于9月12日施行，自施行之日，該司法解釋將適用于所有正在審理的一審和二審案件。

《專利行政司法解釋》是首部針對(duì)專利行政司法階段的司法解釋，分別對(duì)專利(發(fā)明和實(shí)用新型)和外觀設(shè)計(jì)的實(shí)體問題，以及行政階段的程序問題做出了規(guī)定。

從實(shí)體角度，該司法解釋的部分規(guī)定，不僅可對(duì)行政訴訟階段的審理做出指引，也在一定程度上起到統(tǒng)一司法尺度的作用，并且對(duì)申請(qǐng)階段的撰寫質(zhì)量也有一定鼓勵(lì)和督促。從程序角度，通過司法解釋的內(nèi)容，對(duì)部分社會(huì)關(guān)注的熱點(diǎn)做出謹(jǐn)慎回應(yīng)，簡化了行政階段的司法程序。

但是，從整體角度來看，該部司法解釋并非“大而全”，對(duì)于諸多焦點(diǎn)問題尚未一一涉及。此外，新規(guī)盡管在個(gè)別方面對(duì)討論較多的熱點(diǎn)問題給出了一定的解決方案，但仍有待進(jìn)一步優(yōu)化。從當(dāng)前司法解釋的命名上看，未來應(yīng)該還會(huì)推出新的司法解釋，進(jìn)一步規(guī)范行政授權(quán)、確權(quán)階段的司法審查。

權(quán)利要求解釋的相關(guān)規(guī)定

從解釋權(quán)利要求的證據(jù)角度，《專利行政司法解釋》的第二、三條進(jìn)一步肯定了說明書作為內(nèi)部證據(jù)，具有優(yōu)先適用的地位，公知常識(shí)類證據(jù)次之。這一規(guī)定基本上也與對(duì)當(dāng)前民事侵權(quán)階段的司法觀點(diǎn)以及司法實(shí)踐相一致。

值得一提的是，相較于前兩次的征求意見稿，正式版刪除了“專利審查檔案”用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容。在筆者看來，刪除該部分表述體現(xiàn)了最高法在制定該條時(shí)的精細(xì)考慮，并非否定了審查檔案在解釋權(quán)利要求方面的作用。

一方面，該司法解釋適用于行政審判階段，審判目的和程序特點(diǎn)均不同于民事階段。因此，審查檔案的作用也會(huì)與專利民事侵權(quán)相關(guān)規(guī)定略有差異。專利行政程序通常包括授權(quán)和確權(quán)兩部分，在授權(quán)審查階段，審查檔案本身就可能成為被審查對(duì)象，專利行政機(jī)做出審查意見，申請(qǐng)人的答復(fù)不被接受時(shí)才會(huì)引發(fā)相應(yīng)的程序。在確權(quán)審查階段，申請(qǐng)階段的審查檔案在案件中也往往會(huì)得到審查或參考，而且無效決定等相關(guān)內(nèi)容本身也是專利審查檔案的一部分。因此，在行政司法階段，“專利審查檔案”本身就是審查對(duì)象的載體，再次要求對(duì)其進(jìn)行參考并無必要，當(dāng)前的規(guī)定應(yīng)被看作是結(jié)合專利授權(quán)確權(quán)程序做出的適應(yīng)性規(guī)定。

另一方面，刪除該部分表述，客觀上并不會(huì)影響專利審查檔案在專利審判程序中的作用。結(jié)合當(dāng)前司法解釋中關(guān)于證據(jù)的相關(guān)規(guī)定，如果一方當(dāng)事人在認(rèn)為審查檔案確有必要影響到權(quán)利要求解釋的情況下，可以將其作為證據(jù)提交法庭，按照第二十九條到第三十一條的規(guī)定，仍可得到審查。

專利法第二十六條的審判標(biāo)準(zhǔn)

《專利行政司法解釋》第六條到第八條總體涉及與專利法第二十六條相關(guān)的內(nèi)容。參考之前的征求意見稿，除與“權(quán)利要求是否清楚”有關(guān)的第七條變動(dòng)不大之外，在正式發(fā)布版中，第六條(與“說明書是否公開充分”相關(guān))和第八條(與“權(quán)利要求是否得到支持”相關(guān))均產(chǎn)生了較大的變化。

就總體方面而言，上述條款將“申請(qǐng)日”作為判斷“是否充分公開”和“是否得到支持”的時(shí)間點(diǎn)，對(duì)司法審查標(biāo)準(zhǔn)做了細(xì)化規(guī)定。通過增加“申請(qǐng)日”這一措辭，相當(dāng)于對(duì)如何定位本領(lǐng)域技術(shù)人員這一角色做出了要求。參考《專利審查指南》的規(guī)定，除在第二十六條第四款“以說明書為依據(jù)”的章節(jié)中提出“對(duì)于權(quán)利要求概括得是否得當(dāng)，審查員應(yīng)當(dāng)參照與之相關(guān)的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行判斷”之外，并未明確規(guī)定“申請(qǐng)日”為判斷“是否充分公開”或“是否得到支持”的時(shí)間判斷標(biāo)準(zhǔn)。司法解釋的此處規(guī)定有助于進(jìn)一步明確對(duì)相應(yīng)法條的審查規(guī)范。

就具體內(nèi)容而言，第六條和第八條的現(xiàn)有文本內(nèi)容對(duì)專利法第二十六條的第三款和第四款可以有進(jìn)一步的澄清作用。根據(jù)當(dāng)前的內(nèi)容，有助于在后續(xù)的實(shí)踐中給出更為清晰的指引。

提交實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)相關(guān)的條款

提交實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)始終是醫(yī)藥、化學(xué)等特定領(lǐng)域中專利授權(quán)、確權(quán)的焦點(diǎn)問題。這些領(lǐng)域研發(fā)投入大、研發(fā)周期長，申請(qǐng)人為了研發(fā)成果能獲得及時(shí)的專利保護(hù)，往往會(huì)在未得到充分?jǐn)?shù)據(jù)驗(yàn)證的情況下，先行提交專利申請(qǐng)，由此便可能產(chǎn)生缺少驗(yàn)證數(shù)據(jù)的問題。由于說明書缺少有效記載的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，難以證明相應(yīng)權(quán)利要求的創(chuàng)造性或因數(shù)據(jù)的確實(shí)而導(dǎo)致說明書的公開不充分，進(jìn)而影響到后續(xù)授權(quán)、確權(quán)階段的最終審查結(jié)果。

《專利行政司法解釋》第十條規(guī)定：藥品專利申請(qǐng)人在申請(qǐng)日以后提交補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，主張依賴該數(shù)據(jù)證明專利申請(qǐng)符合專利法第二十二條第三款、第二十六條第三款等規(guī)定的，人民法院應(yīng)予審查。第十一條規(guī)定，當(dāng)事人對(duì)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的真實(shí)性產(chǎn)生爭議的，提交實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的一方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)舉證證明實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的來源和形成過程。人民法院可以通知實(shí)驗(yàn)負(fù)責(zé)人到庭，就實(shí)驗(yàn)原料、步驟、條件、環(huán)境或者參數(shù)以及完成實(shí)驗(yàn)的人員、機(jī)構(gòu)等做出說明。

當(dāng)前解釋中的上述兩條針對(duì)醫(yī)藥領(lǐng)域提交實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的情形做出部分規(guī)定，應(yīng)認(rèn)可此規(guī)定做出的進(jìn)步。但是，客觀而言，當(dāng)前的規(guī)定仍無法滿足上述特定領(lǐng)域廣大申請(qǐng)人和權(quán)利人的普遍訴求。

首先，條款的適用范圍大大縮小。比較中美第一階段的協(xié)議，當(dāng)前第十條的規(guī)定與協(xié)議中關(guān)于實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)提交相關(guān)的內(nèi)容基本一致。與前兩次征求意見稿相比，正式頒布的規(guī)定第十條在適用范圍上也顯著縮小。從首次征求意見階段“化學(xué)發(fā)明專利的專利申請(qǐng)人、專利權(quán)人”已縮小為當(dāng)前“藥品專利申請(qǐng)人”。領(lǐng)域方面，從化學(xué)縮小為藥品;適用程序上，也縮小為專利授權(quán)程序。

其次，實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的證明作用可能“明增暗減”。正式版的第十條在未做過多限定的情況下，泛泛的規(guī)定可用于證明符合專利法第二十二條第三款(創(chuàng)造性)和第二十六條第三款的目的，司法機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)予以審查。但是，如何利用實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)加以證明，變得不像之前征求意見稿那樣有跡可循，提交數(shù)據(jù)后的判斷標(biāo)準(zhǔn)較征求意見稿也不夠清晰。在當(dāng)前的規(guī)定之下，降低了對(duì)專利申請(qǐng)人的指引，相應(yīng)地增加了法院的裁量空間。

再次，數(shù)據(jù)提交方的舉證責(zé)任更嚴(yán)格。在允許藥品專利申請(qǐng)人提交實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的情況下，舉證責(zé)任相較于之前的征求意見稿也有所增加。按當(dāng)前規(guī)定，如果雙方對(duì)數(shù)據(jù)真實(shí)性存疑，提交方應(yīng)當(dāng)提供證明來源和形成過程。但是，數(shù)據(jù)來源和形成過程可能并非申請(qǐng)人一方期望披露的內(nèi)容，而且針對(duì)真實(shí)性的質(zhì)疑較容易產(chǎn)生。因此，申請(qǐng)人在僅提交實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的情況下，可能不足以滿足法院認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，當(dāng)前規(guī)定刪除了征求意見階段，實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)真實(shí)性可通過第三方進(jìn)行驗(yàn)證的規(guī)定，減少了驗(yàn)證數(shù)據(jù)真實(shí)性的途徑，變相提高了申請(qǐng)人提交實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的舉證責(zé)任。

就實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)相關(guān)的司法審查案例，之前已在北京高院出現(xiàn)多例。當(dāng)前司法解釋的相關(guān)規(guī)定，與前述案例或其他規(guī)定所體現(xiàn)的觀點(diǎn)并不完全一致。由此可以看出，立法者在產(chǎn)業(yè)發(fā)展和權(quán)利人利益方面仍在尋求平衡，相應(yīng)的司法實(shí)踐仍需進(jìn)一步探索。

外觀設(shè)計(jì)的司法解釋規(guī)定

當(dāng)前司法解釋通過9個(gè)條文對(duì)外觀設(shè)計(jì)相關(guān)的問題進(jìn)行了規(guī)定，占據(jù)了該部司法解釋的較大篇幅。盡管篇幅較大，但在具體內(nèi)容上總體與現(xiàn)有司法實(shí)踐或相關(guān)的審查標(biāo)準(zhǔn)基本一致。

在個(gè)別條款方面，第二十二條對(duì)于在先權(quán)利的類型做了進(jìn)一步的細(xì)化。但是將與專利法第二十三條第三款相關(guān)的內(nèi)容進(jìn)行了刪除。

專利法第二十三條第三款規(guī)定了外觀設(shè)計(jì)與“他人”在先權(quán)利不得沖突的原則。但是，此處的“他人”是否必須與無效程序的請(qǐng)求人相一致并未規(guī)定，在此前的兩版征求意見稿中，曾對(duì)相應(yīng)的情形做出過細(xì)化，但在最終的正式版中還是刪除了此方面的規(guī)定。

筆者認(rèn)為，專利法第二十三條第三款適用的前提并不應(yīng)當(dāng)限定無效請(qǐng)求人必須是在先權(quán)利人。應(yīng)當(dāng)在專利法的體系下理解權(quán)利沖突的概念，并遵循專利先申請(qǐng)?jiān)瓌t。從這個(gè)角度出發(fā)，可以不要求無效請(qǐng)求人必須為在先權(quán)利人的情況下，才能通過專利法第二十三條第三款主張權(quán)利，由此，也能較為統(tǒng)一地保證專利系統(tǒng)整體穩(wěn)定。

除上述內(nèi)容外，該司法解釋還從程序角度做了諸多的規(guī)定，包括部分撤銷決定、解決循環(huán)訴訟、明確了允許提交證據(jù)的情形等，都有助于簡化程序和訴訟階段實(shí)質(zhì)審查的公平性。

盡管當(dāng)前的司法解釋對(duì)于諸多熱點(diǎn)或焦點(diǎn)問題(例如，創(chuàng)造性的判斷、修改超范圍以及優(yōu)先權(quán)的判斷等)尚未涉及，但是，從該司法解釋的命名來看，未來可能會(huì)針對(duì)行政確權(quán)和授權(quán)進(jìn)一步推出新的司法解釋。

期待在最高法院積極統(tǒng)一專利司法審判的趨勢下，能夠制定和頒布更具指引性和穩(wěn)定性的司法規(guī)定。(作者系蘭臺(tái)律師事務(wù)所高級(jí)顧問)(責(zé)編 呂斌)

潘俊林

潘俊林律師主要執(zhí)業(yè)領(lǐng)域?yàn)橹R(shí)產(chǎn)權(quán)，對(duì)技術(shù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)具有深入的理解和業(yè)務(wù)敏感性，擅長復(fù)雜的技術(shù)類知識(shí)產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)。他曾為三星中國的高級(jí)法律顧問，并代表三星處理了一系列的重大專利訴訟案件。

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